По сложившейся печальной российской традиции детские товары входят в топ-3 наиболее часто подделываемых. В прошлом году оборот контрафактных игрушек в России достиг 30 млрд. руб. Много это или мало — зависит от базы для сравнения, но в любом случае повод для тревоги есть: почти 40% детских товаров на российском рынке — контрафактные, при этом стоимость поддельных игрушек как минимум в два раза ниже стоимости лицензионных.
Тенденция набирает оборот, в том числе, из-за который год продолжающегося снижения реальных располагаемых доходов россиян — все меньше потребителей могут позволить себе действительно качественные товары.
Особенно остро стоит вопрос роста угрозы незаконного использования товарных знаков и анимационных образов, в том числе мягких игрушек в виде популярных анимационных и мультипликационных персонажей.
В качестве вспомогательной меры по борьбе с незаконным оборотом детских товаров Правительством было предложено создать электронный реестр соглашений между производителями детских товаров, их импортерами и ритейлерами. Такой реестр позволит консолидировать информацию о правоотношениях лицензиаров и лицензиатов и оперативно получать данные о наличии/отсутствии у субъекта правоотношений права на торговлю тем или иным товаром, в котором использован чужой товарный знак.
А пока такой реестр только планируется к разработке, давайте посмотрим, какими инструментами бизнес располагает сегодня в случае, когда права на результаты интеллектуальной деятельности нарушены.
Алгоритм действий рассмотрим на ситуационном примере: компания «Карт Бланш Гритингс Лимитед» (Великобритания) обладает исключительным правом на персонаж медвежонка Ми Ту Ю Тэтти Тедди, а также исключительным правом на изобразительный товарный знак, в котором отражен настоящий персонаж — международная регистрация №855249 (обозначение медвежонка с голубым носом и заплаткой), международная регистрация «Me to you» (словесный знак) №862892 и «Carte blanche greetings ltd» №862888 (словесный знак), зарегистрированные, помимо прочего, в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки мягкие».
Предприятию стало известно, что в одном из магазинов г. Екатеринбурга осуществляется реализация мягких игрушек, имитирующих персонаж медвежонка Ми Ту Ю Тэтти Тэдди, права на который принадлежат компании. Данная фирма является единственным всемирным владельцем всех авторских прав, распространяющихся на все последующие рисунки, иллюстрации, игрушки, сувениры и персонажи медвежонка Ми Ту Ю (Me То You Bear) (серый медвежонок с синим носом и заплаткой). Компания владеет и контролирует все исключительные права на рисунки, иллюстрации, игрушки, сувениры и персонажи Ми Ту Ю по всему миру в соответствии с трудовыми договорами и прочими соглашениями с художниками и дизайнерами.
В целях самозащиты гражданских прав на основании ст. 12, 14 Гражданского Кодекса РФ представителем фирмы был приобретен контрафактный товар. В качестве подтверждения приобретения мягкой игрушки — медвежонка представитель компании запросил и получил от продавца товарный чек, содержащий оттиск печати с наименованием продавца, наименованием проданного товара, дату продажи и сумму покупки. Кроме того, процесс приобретения указанного товара был зафиксирован при помощи видеосъемки.
Данных доказательств, как правило, достаточно для того, чтобы суд посчитал доказанным факт реализации спорного товара, при условии, что доказательства получены законным путем.
Далее самое сложное — суду предстоит определить, действительно ли мягкая игрушка воспроизводит принадлежащий правообладателю товарный знак. Как правило, российские суды имеют по этому вопросу достаточно четкую правовую позицию, озвученную Президиумом Суда по интеллектуальным правам в п. 5 Справки о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав от 29.04.2015 № СП-23/29, где сказано, что изготовление (введение в гражданский оборот) трехмерной мягкой игрушки, имитирующей товарный знак, может рассматриваться как использование этого товарного знака.
При определении сходства до степени смешения между товарным знаком и мягкой игрушкой, имитирующей товарный знак, применяются общие подходы, используемые для сравнения обозначений (как двухмерных, так и трехмерных). При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, то именно оно принимается во внимание при оценке сходства обозначений, поскольку восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, и именно он запоминается в первую очередь.
Поэтому оценку сходства обозначений, как правило, основывают на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197).
Тем не менее, доказать сходство до степени смешения удается не всегда. Дело в том, что персонажи как таковые, помимо того, что могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, являются объектами авторского права, к которым понятие «сходство до степени смешения» неприменимо. Авторское право оперирует иным понятием — «производное произведение», которое в силу ГК РФ представляет собой переработку другого произведения, под которой понимается, в том числе, переработка персонажа в объемной форме (использование спорного персонажа при производстве мягкой игрушки).
Часто суды ошибочно рассматривают вопрос наличия/отсутствия сходства до степени смешения между персонажем и мягкой игрушкой, в то время когда требуется установить факт переработки персонажа. При этом определяющее значение, как и в случае с товарными знаками, имеет ассоциация мягкой игрушки с персонажем in general, а не наличие каких-либо отличительных деталей.
В деле «Карт Бланш Гритингс Лимитед» против уральского предпринимателя сходство до степени смешения было доказано, исковые требования были частично удовлетворены.
В отличие от российских судов, некоторые особенно радикально настроенные эксперты и члены Апелляционной комиссии EUIPO занимают диаметрально противоположную позицию, настаивая на том, что регистрация персонажей в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса «игрушки мягкие; игрушки плюшевые» вообще не должна осуществляться, так как мягкая игрушка лишь представляет собой то, как товарный знак мог бы выглядеть, если бы он был выражен в трехмерном пространстве в материальном объекте. Говоря простым языком, по их мнению, трехмерная мягкая игрушка, имитирующая товарный знак, не может рассматриваться как использование этого товарного знака, особенно если между зарегистрированным в качестве товарного знака изображением и мягкой игрушкой существуют различия.
Но несмотря на непрекращающиеся дебаты в экспертах кругах, основным на сегодняшний день критерием для регистрации персонажа в качестве товарного знака в Европе является наличие у обозначения различительной способности. Говоря простым языком, обозначение должно позволить потребителю четко отличить продукцию одного производителя от аналогичной у других. Благодаря различительной способности покупатель узнает принадлежность маркируемого товара именно для этого производителя.
С регистрацией в качестве товарных знаков фантазийный персонажей, таких как Губка Боб или Симпсоны, проблем не возникает, однако для того, чтобы зарегистрировать, к примеру, изображение девочки в качестве товарного знака в отношении кукол, необходимо доказать приобретенную в результате интенсивного использования различительную способность данного обозначения, в противном случае изображение девочки будет признано описательным в отношении кукол и в регистрации будет отказано.
Резюме:
Если персонаж разрабатывался дизайнером по договору авторского заказа, убедитесь, что в договор включен пункт о передаче вам исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Зарегистрируйте персонаж в качестве товарного знака в отношении тех товаров, которые планируете выпускать.
В случае нарушения ваших прав путем продажи игрушек, имитирующих ваш товарный знак или представляющих собой переработку/воспроизведение персонажа, зафиксируйте факт продажи спорной игрушки и обращайтесь в суд.
Заглавная картинка: Flickr
Читайте в нашем журнале:
5 громких споров из-за интеллектуальной собственности
Поддельные инновации: чему нас научило дело основательницы Theranos Элизабет Холмс
Записывайтесь на курс «Прикладные вопросы управления интеллектуальными правами в инновационных проектах».