Можно ли использовать ключевые слова с чужим товарным знаком в контекстной рекламе?

Если коротко - то нет. Использование популярной «рекламы по конкурентам», когда по ключевикам, содержащим бренд конкурента, в контекстной рекламе выводятся ваши объявления, все чаще оказывается вне закона.

Подробный разбор актуального состояния дел с учетом положений апрельского Пленума Верховного суда мы уже делали в этой статье. Здесь же ограничимся длинной, но очень содержательной цитатой из  Постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2019 г. № 15АП-5921/19, оставившего в силе решение суда первой инстанции о прекращении использования товарного знака ответчиком - в том числе при рекламе через Яндекс.Директ и Google AdWords.

*** начало цитаты ***

Доводу жалоб о том, что указание "Системно-векторная психология" в качестве ключевого слова в рекламе в сети "Интернет" не является использованием товарного знака дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

Так, исходя из буквального толкования ч. 2 и ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарным знакам, связано с необходимостью осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обосновано необходимостью предотвращения смешения товаров. Так в ч. 2 ст. 1484 ГК РФ прямо указано: "Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг".

Таким образом, каждый из способов использования товарного знака, ограничен единым принципом такого использования - осуществление использования товарного знака с целью индивидуализации товаров. Именно необходимостью индивидуализировать, т.е. придать различительную способность тому или иному товару или производителю, предотвратить смещение товаров, определяется правовая охрана способов использования товарных знаков.

Именно в силу данного ограничения указание третьими лицами товарного знака с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ и услуг, при отсутствии вероятности смешения товаров различных лиц, не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ.

Рекламодатель вправе указать любые ключевые слова для своей рекламы. При наличии в поисковом запросе пользователя интернета указанных рекламодателем ключевых слов его реклама будет отображаться Яндексом на странице поисковой выдачи по этим самым ключевым словам.

Пункт 1 статьи 1484 ГК РФ никак не ограничивает исключительное право обладателя товарного знака какими-либо способами использования, прямо указывая, что в пункте 2 приводятся лишь некоторые из них.

Статья 1229 ГК РФ также не ограничивает исключительное право, указывает, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Использование товарного знака в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях и в рекламе прямо отнесено подпунктом 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ к исключительному праву на товарный знак.

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (статья 3 федерального закона от 13.03.2006 n 38-ФЗ "О рекламе", далее - Закона о рекламе).

Способы, место и время распространения рекламы регулируются Законом о рекламе и относятся им к самой рекламе (статьи 5, 14). Поэтому нарушение любого из параметров рекламы (не только содержания самой рекламы, но и иных ее параметров) будет означать, что дана ненадлежащая реклама. То есть реклама, параметры которой являются ее частью.

Суд первой инстанции правомерно согласился с доводом истца о том, что использование товарного знака в качестве ключевого слова рекламного объявления является использованием товарного знака в рекламе.

Кроме того, поисковая система - информационная система, осуществляющая по запросу пользователя поиск в сети "Интернет" информации определенного содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети "Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам (пункт 20 статьи 2 федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Указатель страницы - это адрес в терминологии закона, или URL (пункт 14 статьи 2).

Исключительное право на товарный знак согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ распространяется на использование во всей сети "Интернет", в том числе при способах адресации. Доступ к страницам сайтов осуществляется как раз по их указателю.

Запрос пользователя на поиск информации, о котором говорит закон, - это и есть ключевое слово которое вводит рекламодатель в качестве условия показа, распространения его рекламы. Запрос определяет то самое содержание сайта, которое хочет найти пользователь интернета. Когда пользователь вводит в качестве поискового запроса товарный знак, он хочет найти информацию о товарах, услугах, им маркируемых, и их производителе и/или приобрести их.

Использование ответчиками товарного знака истца на сайтах в сети Интернет, а также в предложениях и рекламе подтверждается представленным в материалы дела протоколом осмотра доказательств от 24.05.2017 г. (том 1 л.д. 20-23), в котором указано, что в процессе осмотра информационного ресурса применены программы проверки соединения с адресами:

www.yandex.ru - NSLOOKUP, PING, TRACERT (стр. 42 приложения), training8.org -NSLOOKUP,PING, TRACERT (стр. 57 приложения), training8.ru - NSLOOKUP (стр. 65 приложения), www.youtube.com - NSLOOKUP, PING, TRACERT (стр. 221 приложения), vk.com -NSLOOKUP, PING, TRACERT (стр. 241 приложения), iaboratory-8.livejournal.com - NSLOOKUP, PING, TRACERT (стр. 259 приложения), ok.ru -NSLOOKUP, PING,TRACERT (стр. 278приложения), viacheslavyunev.livejournal.com - NSLOOKUP, PING, TRACERT (стр. 286 приложения), union8.ru - NSLOOKUP (стр. 293 приложения).

После осмотра информационного ресурса на экране компьютера в цветном изображении все вышеперечисленные страницы информационного ресурса отпечатаны с помощью многофункциональных устройств в трех экземплярах в белом и цветном изображениях, являются приложениями к указанному протоколу.

По указанной причине подлежат отклонению доводы жалоб о том, что судом необоснованно не были приняты пояснения общества "Яндекс".

Дополнительно суд апелляционной инстанции отмечает, что ООО "Яндекс" не являлось специалистом по смыслу статьи 55.1АПК РФ.

<...>

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29.01.2019 по делу № А32-32342/2017 оставить без изменения.

*** конец цитаты ***

Зарегистрировать свой товарный знак вы можете здесь.