Нашей компании передали права на использование товарного знака. С какого момента мы можем начинать его использовать?
По российскому Гражданскому Кодексу передать права на использование товарного знака можно путем заключения одного из контрактов:
- Договора об отчуждении исключительного права на товарный знак;
- Лицензионного договора;
- Договора франчайзинга;
- Или договора залога.
Рассмотрим каждый из представленных вариантов соглашения отдельно.
Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак предполагает, что правообладатель в полном объеме отдает принадлежащее ему исключительное право на бренд другому по заключенному письменному контракту (если участниками соглашения выступают коммерческие организации, то договор предполагается всегда возмездным).
По лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право на использование товарного знака в определенных письменным контрактом пределах (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2018 г. N С01-143/2017 по делу N А32-12961/2016).
Если в лицензионном договоре о передаче прав на использование товарного знака указано, что он вступает в силу сразу после подписания, соответственно, использовать такое обозначение можно сразу.
Нюансы составления лицензионного договора:
- стороны должны соблюдать требование об обязательной регистрации договора в Роспатенте;
- договор должен быть заключен в письменной форме;
- договор может быть возмездным или безвозмездным;
- если размер вознаграждения не установлен, а договор возмездный, то он считается незаключенным;
- период действия лицензионного договора определяется участниками сделки. Срок не должен превышать общий период правовой защиты объекта интеллектуальной собственности.
Обязательные требования к содержанию лицензионного договора:
- предмет договора — товарный знак, с указанием его регистрационного номера;
- способы использования товарного знака с указанием классов МКТУ, для которых разрешается использование товарного знака, территориальные пределы, размер вознаграждения
- срок, на который предоставляется право использования.
В период действия лицензионного соглашения владелец может уступить права на товарный знак иным лицам. Такая сделка не влечет расторжения договора, его условия останутся неизменными.
Порядок регистрации прав на использование товарного знака в Роспатенте:
- подача заявления о регистрации предоставления права использования товарного знака;
- оплата пошлины на счет Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Срок регистрации составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в ФИПС. Этот срок может быть увеличен из-за недостающих документов или неуплаты пошлины.
Только после регистрации в ФИПС предоставление права использования считается состоявшимся. При этом, как уже было сказано ранее, если в договоре указано, что его действие начинается сразу после подписания, то использовать обозначение можно не дожидаясь регистрации.
По договору франчайзинга — бренд предоставляется вместе с иной интеллектуальной собственностью (ноу-хау, секреты производства) для того, чтобы приобретатель (франчайзи) мог построить свой бизнес по модели, предложенной правообладателем (франчайзером). За это франчайзи платит либо паушальный взнос, либо роялти.
Во всех вышеупомянутых случаях — факт корректировки правовых возможностей предусматривает необходимость изменения регистрационной информации по товарному знаку в Роспатенте (статья 1234 ГК РФ, 1490 ГК РФ; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27 октября 2017 г. N Ф08-8086/17 по делу N А53-26927/2016). Соответственно, правовая защита для используемого бренда предусматривается с момента юридического одобрения действий в регистрирующем органе.
Всегда ли это правило действует?
Основная проблема — с лицензионными договорами. Этот вид контрактов предусматривает, что если соглашение было заключено в надлежащей (письменной) форме, существенные условия определены, но госрегистрации не было, то обязательственные отношения между участвующими субъектами сохраняются (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2021 N С01-1934/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2017 по делу N СИП-638/2016).
А что с договором залога?
Договор залога — контракт, предусматривающий передачу собственного бренда контрагенту под, например, финансирование по кредиту.
Этот контракт также, как и иные соглашения с передачей прав, предусматривает регистрацию в Роспатенте. Нужно лишь учитывать, что по залогу собственник лишается права использования имеющегося бренда только в том случае, если основные финансовые обязательства им не были выполнены.
Оформить лицензионный договор можно здесь.
