Чем больше участники рынка стремятся выбрать для своей продукции или услуг обозначение, вызывающее у потребителя определенную ассоциацию непосредственно с предлагаемым товаром или услугой, тем чаще им приходится сталкиваться с отказом в регистрации обозначений по так называемым абсолютным основаниям, когда обозначение не способно выполнять свою главную функцию — индивидуализацию товаров или услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, знака обслуживания, если указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров или услуг, а также на время, место и способ их производства или сбыта.
Согласно п. 2.5.4. Руководства по экспертизе товарных знаков в федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент, 2016 г.) под понятием, подразумевающим «свойство товара» подразумевается присущие товару свойства, особенные разнообразные характеристики, в том числе носящие хвалебный характер.
Иными словами, описательное обозначение — обозначение, смысл которого понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания и воспринимается им как прямо описывающее вид, характеристики товара (услуги) или сведения об изготовителе.
Так, например, обозначение timber (с англ. — древесина) является описательным для необработанной древесины; fenster (с нем. — окно) — для окон и оконной фурнитуры; latte (с ит. — молоко) — для молочной продукции.
Для того, чтобы понять, действительно ли заявленное обозначение является описательным, необходимо проанализировать, прямо ли указывает обозначение на товар или услугу или же требует домысливания.
Если для формулирования описательной характеристики товара или услуги или характеристики сведений об изготовителе нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным и, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.
Таким образом, к примеру, был зарегистрирован товарный знак «СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК» (№764837). В деле №СИП-1045/2019 Суд по интеллектуальным правам не согласился с позицией Роспатента, что слово «стандарт» носит хвалебный характер, а «электрик» указывает на заявленные товары 6 класса МКТУ, потому что они применяются при монтаже электрооборудования. Суд, придя к выводу, что обозначение не является описательным, обладает различительной способностью в целом, прямо не указывает на товары, а требует домысливания, не употребляется в повседневной жизни, не является привычным, встал на сторону истца и обязал Роспатент зарегистрировать заявленный товарный знак.
Однако необходимо отметить, что если обозначение прямо не указывает на товар, но при этом представляет собой его разновидность и способно само по себе вызывать достаточные и необходимые ассоциации у российского потребителя, то признание его описательным в этом случае весьма вероятно.
Так, к примеру, Роспатент правомерно пришел к выводу, что обозначения, представляющие собой разновидности товара, также могут быть признаны описательными, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей, а Верховный суд его решение поддержал (см. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.10.2019 по делу № 300-ЭС19-12932, СИП-691/2018). Спор касался отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения «кейкпопс» (с англ. cakepops — маленькое пирожное на палочке) для перечня товаров 30 класса. Обозначение признано описательным, характеризующим товар, указывающим на его вид, свойства (пирожное на палочке), и воспринимаемое потребителями в качестве указания на мучное кондитерское изделие.
Интересный факт №1: несмотря на то, что на российском рынке широко известно обозначение «бискотти» (с ит. biscotti — печенье), воспринимаемое потребителем в качестве прямого указания на мучное кондитерское изделие, указанное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.
Интересный факт №2: несмотря на то, что обозначение «С пылу, с жару» по всем признакам является описательным, так как напрямую характеризует свежеприготовленную пищу с точки зрения ряда свойств — горячий (еще горячий); свежий (только что приготовленный, свежеприготовленный); а также косвенно — с точки зрения способа ее производства (приготовления) — приготовленный, подвергшийся в процессе приготовления термической обработке, решением Роспатента ему предоставлена правовая охрана, и Высший Арбитражный Суд данное решение поддержал (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 №16577/11).
В остальных случаях регистрация подобных обозначений в отношении иных товаров, на которые обозначение не указывает прямым образом, также сопряжена с рядом трудностей. Согласно нормам пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. К примеру, тот же timber, указывающий на материал «древесина», будет вводить потребителя в заблуждение, если зарегистрировать такой знак в отношении металлических дверей или фарфоровых кукол.
Означает ли это, что у заявителей нет возможности зарегистрировать обозначение, являющееся описательным по отношению к заявленному перечню? Выход из данной ситуации все-таки существует, и не один.
Во-первых, описательный элемент может быть зарегистрирован в составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента, при условии, что он не занимает в нем доминирующего положения. Эта норма прямо прописана в п.1 ст. 1483 ГК РФ.
Так, к примеру, товарный знак Albero (№749675) (итал. — дерево) зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ, таких как ящики деревянные, табуреты, статуэтки из дерева, изделия художественные деревянные и др. (перечень не является исчерпывающим) с включением словесного элемента в качестве неохраняемого. При этом очевидно, что albero в данном случае прямо указывает на свойство товара, а именно — материал, из которого товар изготовлен, однако, несмотря на это, комбинированное обозначение с таким словесным элементом было зарегистрировано, т. к. неохраняемый элемент не занимает в нем доминирующего положения, части обозначения составляют единую конструкцию вместе с изобразительным элементом, который связан с ними по смыслу.
Похожий пример — обозначению Belle vaiselle (с фр. — красивая посуда) была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака (№323099) в отношении товаров 21 класса блюда; бокалы; наборы кухонной посуды; посуда для варки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная и др. (перечень не является исчерпывающим) с указанием элемента vaiselle в качестве неохраняемого.
При этом следует учитывать, что, несмотря на указания в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 №300-ЭС19-12932 на необходимость учета восприятия обозначения именно обычным российским потребителем, это не означает, что допускается регистрация в качестве товарных знаков иностранных общепринятых наименований товара или услуги. Данная позиция озвучивалась судами не единожды, и решение Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2020 г. по делу №СИП-750/2019 — очередное тому подтверждение. Суд отказал в регистрации словесного обозначения CLAIMS (с англ. — требования, заявления, утверждения, претензии, иски, запросы, заявки и др.) в качестве знака обслуживания в отношении услуг 45 класса МКТУ, посчитав его общепринятым термином в юридической сфере.
Обозначение целиком может состоять из неохранямых элементов, и ему может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если указанные элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.
Во-вторых, п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ предоставляет заявителю возможность доказать, что заявленное им обозначение приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного его использования. Подробнее о доказывании приобретенной различительной способности обозначения можно почитать здесь.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что российское законодательство оставляет заявителям простор для маневра, а владение нужной информацией позволяет избежать ошибок при регистрации спорных обозначений в качестве товарных знаков.