Краткое содержание статьи:
• Виртуальные или вымышленные торговые знаки — это, например, названия товаров или компаний, которые существуют только в фильмах или компьютерных играх.
• Из-за популярности виртуального мира, в котором представлены те или иные бренды или продукты, возникает желание воспользоваться их признанием и репутацией на реальном рынке товаров или услуг.
• В соответствии с действующим законодательством правообладатели часто вынуждены полагаться на авторские права или виды интеллектуальной собственности, отличные от тех, что есть у товарных знаков в мире реальном. Использование знака в виртуальном контенте или в контексте выдуманного мира не обязательно обеспечивает охрану в отношении физических товаров, его использующих.
• Правовой ландшафт может меняться из-за растущего внимания к рыночным качествам виртуальных товаров, т.е. через NFT, что также начинает влиять на то, как правообладатели регистрируют и защищают свои товарные знаки.
В связи с недавним ажиотажем вокруг «метавселенной», NFT и ростом популярности рынка «виртуальных продуктов» кажется, что сейчас — самое подходящее время для более пристального изучения брендов, являющихся частью компьютерных игр, миров виртуальной реальности, искусства, кино и медиапространства в целом. Автор данной статьи постарался разобраться в том, что происходит, когда «виртуальные» или «вымышленные» бренды начинают жить собственной жизнью.
Бэкграунд
Использование товарных знаков или других охраняемых авторским правом объектов в произведениях искусства — а также в компьютерных играх и VR-приложениях — до недавнего времени с юридической точки зрения рассматривалось только через призму реальных брендов или продуктов, которые часто уже имеют значительное присутствие и репутацию на рынке.
Так, для съёмок фильма предпочтение относительно марки машины главного героя зачастую отдаётся какому-то определённому бренду из-за коннотаций, связанных либо с самим брендом, либо с тем, как картинка влияет на формирование внешнего облика героя в художественной среде. Джеймс Бонд, скорее всего, не будет выглядеть за рулем недорогого автомобиля так же внушительно, как за рулём Aston Martin.
Использование реального бренда или продукта в художественном произведении также должно отвечать принципам продакт-плейсмента: владельцы хотят такого представления, которое бы повышало привлекательность продуктов и увеличивало престиж брендов.
И наоборот: желательно предотвращать нежелательное использование, которое могло бы запятнать репутацию, т.е. демонстрировать продукты низкого качества, непривлекательного оформления (затрагивающего, в том числе, товарные знаки), и в целом как использованные либо не по своему назначению, либо нежелательным образом (например, ради создания негативных ассоциаций с брендом). В качестве примера отрицательного продакт-плейсмента можно привести сигареты и алкоголь. На рынке существуют рекламные стандарты, ограниченные определённым государственным регламентом. Они предписывают упоминание последствий употребления подобной продукции, что — хоть и не противоречит моральному кодексу — влияет на формирование их восприятия широкой аудиторией.
Но несмотря на то, что владелец интеллектуальной собственности является тем, кто задаёт правила её использования, дыры в практике применения права, предполагающего её защиту, всё равно существуют. Что касается копирайта, таковыми являются положения о добросовестном использовании элементов художественного произведения третьими лицами в Законе Великобритании 1988 года о защите авторского права, промышленных образцов и патентов, разрешающие их добросовестное использование в образовательных и пародийных целях. О характере данных целей закон, увы, не распространяется. Но в отличие от копирайта, ситуация с товарными знаками, к счастью, несколько иная.
Как уже писали Джек Кенни и Майк Шоу в 2016 году, в отличие от США, в Великобритании и ЕС нет положений в законах о защите интеллектуальной собственности, разрешающих пародии на торговые марки. В данных юрисдикциях они воспринимаются как ограничивающие права владельца оригинального товарного знака в его использовании и защите.
Существующие положения Закона Великобритании о торговых знаках 1994 г., а также большое количество прецедентов на данную тему, содержат указания на конкретные кейсы, использование торгового знака в которых представляет собой нарушение прав его прямого владельца.
Итак, вернемся к предмету вымышленных брендов, создаваемых в или для виртуальных миров. Они, как и реальные продукты с товарными знаками, используемые в произведениях искусства различного ранга, потенциально могут быть защищены в виде авторских прав, промышленных образцов, а также товарных знаков.
В этой статье автор сосредотачивается в первую очередь на использовании товарных знаков в вышеупомянутых средах и связанных с ними мерах защиты, которые могут быть доступны правообладателям.
Ломая четвёртую стену
Вымышленными товарными знаками являются торговые марки и логотипы, которые используются для идентификации продуктов и услуг в виртуальном мире без существования их (авторизованных) аналогов в мире физическом.
Одним из ярких примеров является пиво «Duff» из мультсериала «The Simpsons». Из-за популярности шоу ряд пивоварен на протяжении многих лет предпринимали попытки продавать пиво с данным названием, опираясь на репутацию, созданную для него в мультфильме.
Рассмотрим возможную стратегию защиты прав владельцев Twentieth Century Fox Film Corporation на примере данного кейса: первым из инструментов традиционно является закон об авторском праве, предотвращающий некоторые виды его несанкционированного использования; однако, данная защита является достаточно ограниченной, и не распространяется на само обозначение «Duff».
Чтобы такая защита приобрела всеобъемлющий характер, нарушитель должен использовать не одно только слово, но и ещё какой-то из дополнительных факторов, например: стилизацию логотипа, шрифт, изображения, в которых персонажи запечатлены с напитком и т.п.
Но в любом случае правовое регулирование использования авторского права не является таким же результативным, как правовое регулирование использования торговых знаков.
Причинами, среди прочих, является большее количество мер, предпринимаемых против нарушений, более чёткие и прозрачные инструменты воздействия, а также в целом более развитое прецедентное право, обеспечивающее предсказуемость исхода большинства дел. Кроме того, защита интеллектуальной собственности в форме товарного знака наделяет его владельца правом практически бесконечного обладания, в то время как другие формы защиты имеют ограниченный срок действия.
Тогда следует логичный вопрос: если защита в форме товарных знаков обладает столькими преимуществами, почему же тогда не регистрировать вымышленные бренды и продукты в тех классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ), которые соответствуют виртуальному контексту?
Проблема заключается в том, что при регистрации любого товарного знака необходимо выбрать конкретные товары или услуги в интересующих заявителя классах, в отношении которых будет происходить коммерциализация товарного знака, и, соответственно, поддерживать коммерческую активность для её осуществления. В Великобритании и ЕС, например, регистрация товарного знака может быть оспорена третьей стороной при условии его неиспользования в течение 5 лет.
Помимо этого, в Соединенном Королевстве заявитель должен также ещё и формально пообещать добросовестно использовать товарный знак в отношении тех товаров или услуг, которые указаны в заявлении. Если же с течением времени становится очевидно, что такое намерение отсутствует, это может привести к отрицательным последствиям, в том числе и к потере прав на товарный знак.
А в США, например, доказательство коммерческого использования товарного знака необходимо ещё в самом начале, чтобы регистрация в принципе была одобрена. Но и после получения сертификата у правообладателя периодически может запрашиваться подтверждение осуществления коммерческой деятельности.
Таким образом, дилеммой, с которой сталкиваются владельцы вымышленных товарных знаков, таких как «Duff», является выбор либо между коммерциализацией товаров или услуг, на которые распространяется защита такого знака в реальном мире, либо лицензирование прав на него третьим лицам (одним из таких примеров является «Coyote Ugly», франшиза баров и ресторанов), либо потенциальная потеря регистрации товарного знака, если в отсутствие его коммерциализации оспорит какая-то третья сторона.
По вышеизложенным причинам до настоящего времени нарушение традиционно зарегистрированных товарных знаков не являлось основным поводом для возбуждения иска против нарушителей. Судебные иски против несанкционированного использования в основном касаются нарушения авторских прав, выдачи или использования других прав интеллектуальной собственности, таких как зарегистрированные и/или незарегистрированные промышленные образцы. Однако появление новой тенденции подавать заявки на регистрацию товарного знака в отношении определенных «виртуальных товаров» может предвещать изменение подхода юрисдикций к нарушению прав на те или иные знаки.
Возможно, «виртуальная обувь», зарегистрированная в 9 классе и продающаяся на основе NFT-токена, может быть признана тождественной реальной обуви, зарегистрированной в 25 классе, хотя более широкие категории типа «программного обеспечения» и «обуви» останутся разными, особенно, если рынок будет развиваться в направлении создания связки между физическими товарами в реальном мире и их аналогами в мире виртуальном. И, возможно, наоборот — приобретение товара может сперва иметь место сначала на виртуальной платформе, а потом уже перейти в реальный формат (так, например, многие производители кроссовок уже позволяют клиентам модифицировать внешний вид своей обуви до завершения производственного процесса и физической продажи).
А как же репутация?
Третий возможный вариант защиты — после авторского права и традиционной регистрации товарных знаков — может заключаться в вере в репутацию товарного знака, зарегистрированного в другом классе товаров или услуг. Например, на репутацию, созданную за счет знака, зарегистрированного, в отношении развлекательных услуг, можно положиться при оспаривании его использования третьей стороной применительно к товарам или услугам, совершенно к нему не относящимся. Но чтобы иметь такую возможность, владелец товарного знака должен продемонстрировать, что:
а) оригинальный торговый знак имеет данную репутацию на интересующей территории;
б) что в сознании потребителя легко устанавливается обманчивая связь между знаком, используемым третьей стороной в нерелевантной для знака сферы, и оригинальным знаком;
с) что несанкционированное использование нанесёт ущерб отличительному характеру или репутации оригинального знака;
д) что последующее использование знака нарушителем не имеет под собой никакой уважительной причины.
Несмотря на то, что такой способ представляется достаточно многообещающим, от ряда проблем всё равно избавиться не получится.
Например, бывает достаточно сложно доказать факт достижения необходимого уровня репутации у обычного товарного знака, не говоря уже о фиктивном или виртуальном. В качестве доказательств должны быть продемонстрированы значительные инвестиции в продвижение знака (в отношении товаров или услуг, для которых была создана репутация), существенный объём продаж на территории интересующей страны, а также доказываемый уровень узнаваемости среди покупателей или организаций отрасли.
Таким образом, и у данного способа защиты есть свои ограничения: даже если фиктивный товарный знак зарегистрирован в отношении определённых услуг, его использование может быть не признано подлинным, поскольку знак в виртуальной среде только лишь используется в контексте данных услуг, но не является индикатором их происхождения.
Например, в контексте пива «Duff» производство, трансляция и маркетинг шоу под названием «The Simpsons» будут всё-таки поддерживать «развлекательные услуги», покрываемые торговой маркой «The Simpsons», поскольку мультфильм зритель точно узнает, что даже может подтолкнуть его к покупке серий на стриминговой платформе. Существование же пива «Duff» в мультфильме может не удовлетворить требованиям подлинного использования товарного знака, поскольку «Duff» не является индикатором происхождения мультфильма, что порождает собой риск невозможности их соотнесения в умах потребителей.
Поэтому даже если владелец вымышленного товарного знака сможет доказать, что его логотип используется подлинно, из-за характера такого использования будет труднее полагаться на подтверждение его репутации в целях подачи возражений или исков против нарушения прав на данный знак третьими лицами.
Потенциально это может превратиться в парадоксальную ситуацию, когда зарегистрированная вымышленная торговая марка будет узнаваема поклонниками или потребителями виртуальной среды — и, следовательно, станет желанным брендом для привнесения в реальный мир в качестве товара или услуги — но из-за характера его использования владелец может быть не в состоянии поддерживать его репутацию, чтобы предотвратить несанкционированные действия.
Закон о выдаче чужого за своё (юрисдикции общего права)
В Великобритании существует закон о выдаче чужого за своё (passing off), который запрещает искажение и последующее присвоение товаров или услуг, уже находящихся в обороте, но ещё не зарегистрированных в виде объектов интеллектуальной собственности, третьими лицами. С одной стороны, данный закон обеспечивает несколько бОльшую гибкость, поскольку заявленные истинным владельцем гудвилл и репутация могут проявляться во множестве различных аспектов продукта или услуги, которые выходят за узко определённые пределы защиты зарегистрированных прав (например, в качестве доказательств может использоваться название бренда, внешний вид, форма товара, стиль и элементы маркетинга).
С другой же стороны, в дополнение к вышеупомянутым гудвиллу и репутации, которые ещё должны быть владельцем доказаны, для успешного исхода судебного дела в пользу последнего также необходимо будет продемонстрировать факт «введения в заблуждение» потребителей ответчиком, проявленный в выдаче продаваемого им товара за товары истца или за констатацию связи между ними, а также факт нанесения ущерба упомянутым гудвиллу и бизнесу истца в целом.
Если эта «троица» факторов не будет иметь места, иск рискует остаться неудовлетворённым.
В контексте пива «Duff», например, иск о выдаче чужого за своё может стать потенциально успешным для нарушителя, если он сделает максимально понятные ссылки на «The Simpsons», укажет на прямую связь с продюсерами или правообладателями шоу или иным образом сможет проассоциировать себя с репутацией, созданной вымышленным товаром (например, используя аналогичный дизайн упаковки).
Примеры кейсов, успешно завершившихся в пользу же правообладателей, имели место в США — юрисдикции общего права, где нарушение прав на товарный знак, охраняемый данным правом, и положение о недобросовестной конкуренции встали на пути регистрации словесного наименования «DAILY PLANET», являвшегося названием ежедневной газеты и места работы персонажа Кларка Кента из комиксов о Супермене.
Точно так же Viacom, владелец прав на мультфильм «SpongeBob SquarePants», смог предотвратить использование названия вымышленной закусочной «Krusty Krab» реальным рестораном. Однако и сами правообладатели в обоих случаях в той или иной степени использовали данные знаки в реальном мире либо путем лицензирования, либо путём продажи атрибутики.
Важно отметить, что закон о выдаче чужого за своё и опора на авторские права также могут быть особенно уместны в контексте мерчендайзинга, связанного с игровыми персонажами и/или артефактами, т. е. виртуальными объектами, которые не обязательно имеют определенную торговую марку, но все равно могут быть узнаваемы фанатами видеоигр.
Итак, какое же место во всём этом контексте занимают NFT и «виртуальные товары?»
Появление NFT или «невзаимозаменяемых токенов» на самом деле не меняет картину в том, что касается законов, регулирующих интеллектуальную собственность. По сути, NFT — это то, что делает уникальной копию либо файла изображения, либо 3D-модели. Но сам по себе он не дает своему владельцу каких-либо прав на исходный материал (если только он не сопровождается соглашением о передаче права собственности).
Однако появление NFT в качестве инвестиционного инструмента и средства обладания некоей собственностью показывает, что потребители все больше осознают виртуальные среды и виртуальные товары как вещи, имеющие более чем просто преходящую ценность. Владельцы прав на интеллектуальную собственность также невольно поощряют интерес к инвестициям, разрабатывая новые (виртуальные) продукты и способы маркетинга своих брендов. Это приводит к усиливающейся тенденции регистрации товарных знаков в отношении «виртуальных товаров» и промышленных образцов, которые будут продаваться только в виртуальной среде.
Помимо создания предметов коллекционирования, число которых может быть ограничено, напрашивается вывод о том, что в будущем NFT могут использоваться для указания прав собственности на различные активы интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, потенциально может сократить время и усилия, связанные с получением доказательств авторского права или прав на другие виды интеллектуальной собственности в судебных разбирательствах, поскольку вся соответствующая информация и цепочка прав собственности смогут содержаться в самом NFT.
Несмотря на это, достоверность информации, содержащейся в таком NFT, возможно, всё же необходимо будет проверять традиционным способом, если она будет оспорена третьей стороной, поэтому автор данной статьи не ожидает, что NFT внесут существенные изменения в процедуру защиты прав интеллектуальной собственности. Но если охрана «виртуальных товаров» будет полностью признана юрисдикциями, она будет распространяться на идентичные или аналогичные объекты в реальном мире.
Какие практические шаги могут предпринять творческие индустрии для предотвращения несанкционированного использования своей интеллектуальной собственности?
Как уже писалось мною выше, правообладатели могут полагаться на другие виды интеллектуальной собственности, такие как авторское право и как незарегистрированные, так и зарегистрированные промышленные образцы — было бы целесообразно с самого начала иметь «виртуальную комнату данных» для хранения всех активов интеллектуальной собственности и связанные с ними соглашения независимо от того, были они официально зарегистрированы или нет.
В Великобритании и ЕС, например, можно было бы подать заявку на регистрацию товарного знака в отношении товаров и услуг, которые относятся к общей среде энтертеймента: «компьютерные игры», «развлекательные услуги», и в то же время к конкретным товарам или услугам, для которых виртуальный двойник такого знака используется в виртуальном пространстве.
В связи с наличием льготного периода у владельца товарного знака фактически будет пять лет, прежде чем ему потребуется либо начать производство/поставку товаров и/или услуг самостоятельно, либо лицензировать товарный знак заинтересованному в этом третьему лицу. Лицензионное соглашение могло бы, среди прочего, позволить владельцу товарного знака регулировать условия его использования, качество продукции и степень его привязки к вымышленному произведению.
Если владелец не может или не желает использовать товарный знак в отношении «виртуальных товаров или услуг», льготный период потенциально может предоставить ему возможность инвестировать и получить доказательства репутации знака в отношении основных товаров и/или услуг, на которые затем он потенциально мог бы положиться в решении споров с третьими лицами, нарушающими право его использования, и мог бы либо заблаговременно отказаться от «фиктивных товаров и/или услуг» в спецификации, либо в определённых разбирательствах просто не полагаться на них.
По мере того, как рынок начнёт охватывать все больше и больше иммерсивных технологий, не будет лишним начать разрабатывать стратегию в области интеллектуальной собственности на ранней стадии, которая будет развиваться вместе с деятельностью компании и жизненным циклом продукта.
Разработчики компьютерных игр и программного обеспечения для дополненной и виртуальной реальности, а также другие профессионалы в творческих отраслях должны обращаться за советом к поверенным в области интеллектуальной собственности, чтобы своевременно защитить свои разработки и инвестиции от несанкционированного использования.
Эффективные рекомендации по управлению интеллектуальной собственности также смогут гарантировать, что потенциальные возможности для ее будущего использования не будут исключены и в целом помогут выстроить более упорядоченный и экономичный подход.
Автор: Эрик Рыук, сертифицированный поверенный по товарным знакам (Великобритания), профессиональный представитель EUIPO, Marks & Clerk
Перевела Юлия Халявко, руководитель проектов по оптимизации бизнес и продуктовых процессов, Онлайн Патент
Материалы по теме:
Цифровой бургер и виртуальные кроссовки: как глобальные бренды идут в метавселенную