Начиная вести бизнес, предприниматель ставит перед собой множество задач: рост выручки, расширение каналов дистрибуции, поиск партнеров и т.д. Это очевидные вещи. Но в настоящее время каждому бизнесмену также очевидна необходимость регистрации товарного знака, поскольку она направлена, прежде всего, на защиту его интересов. Поэтому, каждый предприниматель должен знать, как защитить свои права и как не нарушить права третьих лиц.
Ведь со временем бизнес развивается, и основатель фирмы может столкнуться с объективной необходимостью провести ребрендинг. Либо у него просто может возникнуть желание внести в свой товарный знак изменения, тем самым сделав его наиболее привлекательным для потребителя.
Как известно, предпринимательская деятельность ведется на свой страх и риск, и заоблачные прибыли никто никому не гарантирует. Подводных камней хватает везде. И внесение изменений в товарный знак — один из них. Казалось бы, товарный знак зарегистрирован установленным образом, свидетельство получено и, соответственно, никто не сможет поставить под сомнение исключительное право на него. Так? Увы, нет.
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена. В настоящей статье на примерах из судебной практики рассмотрим риски, с которыми может столкнуться предприниматель, используя свой товарный знак с изменениями.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — «ГК РФ») «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.»
Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или в соответствии с законом иным лицом. Использование товарного знака может быть осуществлено для индивидуализации товаров, которые вводятся в гражданский оборот, или услуг, а также на документации, в предложениях о продаже товаров, об оказании услуг, в сети интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Надлежащим считается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ). Критерии изменений, которые не меняют существа товарного знака, законодательством не установлены.
Многолетняя судебная практика обобщена в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с пунктом 164 которого «Использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.
Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака — остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, — является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения».
При исследовании факта использования товарного знака суд прежде всего устанавливает фактическое использование товарного знака в отношении тех товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован.
Согласно судебной практике, использование отдельных элементов товарного знака не признается судом использованием товарного знака в случае, в частности, если используемый элемент не занимает доминирующее положение в комбинированном товарном знаке.
Если товарный знак используется не в том виде, в котором он зарегистрирован, то суд проводит сравнительный анализ товарного знака и обозначения, используемого правообладателем в спорный трехлетний период, которое представляет собой отдельный элемент товарного знака.
При этом при проведении сравнительного анализа, как показывает практика, не всегда учитываются критерии сходства до степени смешения, а проводится анализ на предмет того, меняют ли внесенные изменения существо товарного знака или нет. В чем разница? В применяемом подходе. Товарный знак и используемое обозначение может быть сходным до степени смешения, однако суд может посчитать, что изменения значительные и меняют существо товарного знака. Как следствие суд может прийти к выводу, что используется другое обозначение, а не зарегистрированный товарный знак, и как результат правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена.
Пример №1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2019 по делу № СИП-251/2019 «Использование одного лишь словесного элемента не может являться подтверждением использования спорного товарного знака. Восприятие изобразительного и словесного элементов спорного товарного знака в данном случае характеризуется тем, что средний потребитель, обозревая этот товарный знак, «видит» прежде всего целостную композицию, доминирующее положение в которой занимает именно изобразительный элемент».
Как указал суд, использование одного лишь словесного элемента не может являться подтверждением использования спорного товарного знака, поскольку в таком случае изменяется существо этого товарного знака применительно к пункту 2 статьи 1486 ГК РФ.
По мнению суда, восприятие изобразительного и словесного элементов спорного товарного знака в данном случае характеризуется тем, что средний потребитель, обозревая этот товарный знак, «видит» прежде всего именно целостную композицию, доминирующее положение в которой занимает именно изобразительный элемент.
Пример №2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2015. по делу № СИП-380/2015. Правообладатель комбинированного товарного знака, состоящего из словесного и изобразительного элементов, использовал только словесный элемент, суд признал за словесным элементом доминирующее положение и признал использование товарного знака.
Как указал суд, в документации указан спорный товарный знак «Радуга», на продукции также размещен товарный знак с изменением его отдельных элементов, что, по мнению суда, не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану.
Пример №3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу № СИП-539/2014. Незначительные отличия используемых правообладателем обозначений (либо без двух словесных элементов, либо без словесного элемента \"Поднимай легко!\") не влияют на различительную способность оспариваемого товарного знака и не ограничивают его правовую охрану.
Отклоняя довод о неиспользовании правообладателем товарного знака в том виде, в каком он зарегистрирован, и использовании в ином виде (без охраняемого словесного элемента «Поднимай легко!»), а также об использовании на документации вместо товарного знака своего фирменного наименования, суд первой инстанции исходил из того, что центральное доминирующее положение в спорном товарном знаке занимает именно изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение заглавных букв «Т» и «Г», вписанных в окружность, при этом использование правообладателем товарного знака с незначительными отличиями (либо без двух словесных элементов, либо без словесного элемента «Поднимай легко!») осуществляется в целях оптимизации маркировки продукции определенного вида.
Пример №4. Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 по делу № СИП-311/2018. Правообладатель комбинированного товарного знака, состоящего из двух словесных элементов, изобразительного элемента (фона и изображения), использовал только один словесный элемент, выполненный в другом шрифте – суд не признал использование товарного знака.
Как указал суд, в данном случае решается не вопрос о сходстве сравниваемых обозначений, а проверяется, не меняется ли существо товарного знака, а именно, не изменяется ли восприятие зарегистрированного товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятия знака в целом) элементов.
«По мнению судебной коллегии, включение в товарный знак дополнительных словесных элементов придает ему смысловое значения. Учитывая то, что используемый элемент товарного знака не содержит всех включенных в товарный знак словесных элементов, изобразительного элемента, выполнен в иных шрифте и цветовой гамме, судебная коллегия считает, что восприятие товарного знака в целом изменяется, то есть изменяется его существо.»
Пример №5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2018 по делу № СИП-269/2018. Правообладатель товарного знака, состоящего из двух равноправных словесных элементов, использовал только один элемент – суд не признал факт использования товарного знака.
Пример №6. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2017 по делу № СИП-105/2017. Суд указал, что «такое использование обозначения не является использованием товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, так как данный товарный знак является комбинированным, включающим наряду со словесным элементом также изобразительные элементы, в связи с чем использование одного лишь обозначения «Царь» в стандартном шрифтовом начертании в любом случае не могло быть охарактеризовано в качестве использования оспариваемого товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого знака».
Как указал суд, наименование товара «Царь» в документации не подтверждает использование, поскольку такое использование не является использованием товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, так как данный товарный знак является комбинированным, включающим наряду со словесным элементом также изобразительные элементы, в связи с чем использование одного лишь обозначения «Царь» в стандартном шрифтовом начертании в любом случае не могло быть охарактеризовано в качестве использования оспариваемого товарного знака с изменениями его отдельных элементов, не меняющим существа этого знака.
Тем самым, использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, — даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является использованием конкретного товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.
Нет ли тут противоречия? Несмотря на постановление суда при решении вопроса об использовании товарного знака принцип сходства до степени смешения товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, и используемого обозначения «не работает». То есть если сходство есть, то не всегда можно убедить суд, что изменения не влияют на различительную способность и не меняют существо товарного знака.
Таким образом, если предприниматель принял решение изменить свой товарный знак и не регистрировать его в измененном виде, то он не может исключить риск того, что правовая охрана его товарного знака может быть прекращена именно потому, что суд признает изменения существенными несмотря на сходство обозначений в целом. Поэтому лучше подстраховаться заранее.
Материалы по теме:
Цифровой бургер и виртуальные кроссовки: как глобальные бренды идут в метавселенную