В эпоху бурного развития цифровой экономики бизнес неизменно выходит в онлайн: сегодня все больше участников рынка имеют собственные мобильные и десктопные приложения, в раскрутку которых вложены немалые средства. В этой связи желание бизнеса защитить имиджевые составляющие от копирования вполне закономерно, и регистрация иконок приложения (пиктограмм) в качестве товарных знаков — явление трендовое и часто используется для зонтичной защиты бренда.
В контексте программного обеспечения пиктограмма — это элемент графического интерфейса пользователя; небольшое изображение, значок, служащий для идентификации файла, программы, приложения, служащий для его запуска/активации. Примеры таких пиктограмм вы можете увидеть, посмотрев на экран своего смартфона:
На Западе пиктограммы начали регистрировать около 13 лет назад, и это напрямую связано с появлением первого айфона, однако значительный рост числа подобных заявок наблюдается лишь в последние три года. Положительно на динамике подачи заявок сказалась и пандемия COVID-19, вынудившая большинство компаний перейти в digital-формат.
Россия в этом плане слегка отстает — регистрация значков мобильных/десктопных приложений или программ в качестве товарных знаков еще только набирает обороты.
Однако подача заявки еще не означает автоматическую регистрацию товарного знака. Зачастую заявители сталкиваются с трудностями, которые в ряде случаев являются непреодолимым.
Так можно ли зарегистрировать иконку мобильного приложения/программы в качестве товарного знака?
Спойлер: можно, при соблюдении ряда условий, с которыми заявителю необходимо ознакомиться заранее, чтобы ожидание совпало с реальностью и не было мучительно больно за впустую потраченные средства и время.
Чтобы в России получить регистрацию в качестве товарного знака, пиктограмма не должна подпадать под действие ст. 1483 Гражданского Кодекса, в которой приведен перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака. Наиболее часто встречаются отказы со ссылками на п. 1 и п.3 данной статьи — их мы и изучим подробнее.
Как правило, пиктограммы не содержат словесных элементов. В общем смысле под пиктограммой понимается стилизованное и легко узнаваемое графическое изображение какого-либо объекта, упрощенное с целью облегчения визуального восприятия. Пиктограмма усиливает характерные черты изображаемого предмета, «отсекая» лишнее и передавая саму его суть. Примеры таких пиктограмм — значки, обозначающие медицинское учреждение (чаша со змеей), больницу (красный крест), такси (шашечки), въезд на стоянку (буква P), туалет (пара схематичных человечков или буквы WC), указание на то, что продукт не содержит сахар (перечеркнутые кубики в круге).
Такие пиктограммы не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков на основании п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса, так как не обладают различительной способностью. Если пиктограмма состоит только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров,
то она подпадает под действие п.1 ст. 1483 ГК РФ и не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака. Исходя из вышесказанного, иконка мобильного приложения по поиску близлежащих аптек, на которой изображен, например, зеленый крест или чаша со змеей, не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака — необходимо проявить креативность.
Об отсутствии различительной способности можно говорить и в том случае, когда значок представляет собой простую геометрическую фигуру: круг, многоугольник, овал.
В ЕС подобные обозначения также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков — об этом говорится в статье 7 Руководства по регистрации товарных знаков в ЕС (Art. 7 EUTMR). При этом пиктограмма признается носящей описательный характер, помимо перечисленных выше критериев, и в том случае, когда значок программы указывает на способ ее работы, функционал и назначение, например:
Эти принципы зачастую являются неочевидными для маркетологов и дизайнеров, которые считают, что внимание потребителя как раз проще привлечь, используя описательные элементы на иконке. Однако если бы такие иконки регистрировались в качестве товарного знака, это означало бы неоправданное предоставление монопольных прав на общеупотребимый значок одному участнику рынка, что противоречит принципам свободной конкуренции.
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков пиктограммы, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его производителя – данное основание для отказа упомянуто в пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
В качестве примера можно привести отказ в регистрации данного обозначения для товаров 09 класса ввиду того, что оно по существу совпадает с общеупотребимым значком «высокое напряжение» или «осторожность, опасность поражения электрическим током», и потребитель может воспринять его как предупреждение об опасности, а не как значок программного обеспечения.
Отдельно в контексте неохраняемых элементов стоит упомянуть пп. 2 п. 1.1. ст. 1483 ГК РФ, который гласит, что в случае, если обозначение состоит из неохраняемых элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью, то оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Иными словами, если расположить на иконке простые элементы в виде оригинальной композиции, то регистрацию получить можно.
Зарубежные коллеги солидарны с российскими законодателями: на территории ЕС и США регистрация пиктограммы, представляющей собой оригинальную композицию из стандартных значков или фигур, также возможна.
Зачастую над узнаваемостью бренда компании работают годами и не готовы сдаться, даже получив отказ в регистрации по абсолютным основаниям. В этом случае существует возможность зарегистрировать пиктограмму в качестве товарного знака, доказав приобретенную различительную способность обозначения (подробнее об этом смотрите в нашей статье).
Однако даже обширная доказательная база не является гарантом регистрации обозначения, если оно само по себе является неудачным для таких целей. Показательным примером выступает дело R119/2018-2 в EUIPO: несмотря на доказательства о приобретенной различительной способности обозначения, предоставленные компанией YouTube, в число которых входили данные об охвате аудитории в странах ЕС, данные о затратах на рекламу, а также аргументы о том, что приложение, маркированное указанным обозначением, является по умолчанию предустановленным на мобильных Android-устройствах, апелляционная коллегия ЕС пришла к выводу об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, так как нет понимания, относится ли заявленное обозначение к мобильному приложению YouTube или же представляет собой обычный значок play, повсеместно используемый при проигрывании медиаконтента.
В России чаще всего с отказами в регистрации пиктограмм как товарных знаков сталкивается корейский гигант Samsung — просто потому, что данная компания подает большее количество заявок по сравнению с конкурентами.
В качестве наглядных примеров отказов в регистрации можно привести следующие заявки Samsung:
В первом случае значок джойстика прямо указывает на назначение товара (видеоигры) и широко используется для обозначения подобной продукции; во втором случае пиктограмма не только не обладает различительной способностью, представляя собой простое сочетание букв, но также прямо указывает на вид товара (виртуальная реальность).
В числе удачных примеров регистрации в качестве товарного знака можно привести следующие пиктограммы:
При этом компания WhatsApp пошла по пути доказывания приобретенной различительной способности обозначения ввиду его интенсивного использования и огромного глобального внимания к этому приложению. Доводы компании были приняты во внимание, пиктограмма зарегистрирована в качестве товарного знака.
Использование уникальных цветовых сочетаний (как в случае с иконкой Apple из таблицы выше) усиливает различительную способность иконки и визуально выделяет ее среди отраслевых конкурентов. Стоит учитывать, что некоторые цвета по умолчанию стали идентификаторами для определенных категорий приложений и программ: например, зеленый — для мессенджеров, желтый — для приложений, связанных с услугами перевозки пассажиров, белый с голубым — для коммуникационных приложений с функцией видео. Если вы хотите выделиться — используйте нестандартные цвета.
Еще одним камнем преткновения для регистрации пиктограммы в качестве товарного знака является ситуация, когда заявитель размещает заглавную букву на иконке в надежде, что так пиктограмма будет более узнаваемой. Для крупного бизнеса, чьи товарные знаки уже и так довольно известны это, пожалуй, может сработать, однако получить охрану на одну букву практически невозможно и в лучшем случае пиктограмма будет зарегистрирована в общем виде, с исключением буквы (букв) из числа охраняемых элементов, в худшем – вообще не получит охрану.
В этой связи вариант размещения на пиктограмме логотипа компании (если таковой имеется) выглядит гораздо более удачным решением.
Приведенные кейсы служат наглядным примером того, что при разработке дизайна иконки приложения или программы необходимо учитывать множество нюансов, которые могут как способствовать, так и препятствовать его регистрации в качестве товарного знака.
И последнее, но важное дополнение: если разработкой дизайна пиктограммы занимался подрядчик, то передача им авторских прав на иконку должна быть осуществлена по договору, в письменном виде, в противном случае в будущем возможен конфликт на почве нарушения авторских прав.
Зарегистрировать свой товарный знак вы можете здесь. И не забудьте применить купон JOURNALTRADEMARK. Он даст вам скидку в 10% на регистрацию.
Все услуги нашей компании по защите вашей интеллектуальной собственности вы можете найти здесь.
Читайте в нашем журнале:
Корейское экономическое чудо: история компании POSCO. Часть первая
COVID-19 и патенты: что изменилось в 2020 году
Какую роль сыграли патенты в японском экономическом чуде